泰山石膏股份有限公司与杨天凤侵犯“泰山牌”商标专用权纠纷案

泰山石膏股份有限公司与杨天凤侵犯“泰山牌”商标专用权纠纷案

河北省高级人民法院民事判决书（2011）冀民三终字第32号

上诉人泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏公司”）与被上诉人杨天凤侵犯商标专用权纠纷一案，不服石家庄市中级人民法院（2009）石民五初字第00345号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开审理了本案。上诉人泰山石膏公司的委托代理人王登胜，

被上诉人杨天凤的委托代理人杜永利、韩君杰到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原审查明，1、1997年7月28日，“泰山牌”文字图形商标（“”）经山东省泰安泰山纸面石膏总厂申请，并经国家商标局核准注册，商标注册号为106323以下简称238号商标），注册人为山东泰安泰山纸面石膏总厂，注册地址为山东泰安市大汶口，核定使用商标第19类（石膏板），注册有效期为1997年7月28日至2007年7月27日；2002年11月14日，该商标经国家商标局核准注册变更，商标注册人由山东省泰安泰山纸面石膏总厂变更为山东泰和东新股份有限公司；2007年7月26日，该商标经国家商标局核准续展注册，续展注册有效期自2007年7月28日至2017年7月27日；2008年7月23日，该商标经国家商标局核准注册变更，商标注册人由山东泰和东新股份有限公司变更为泰山石膏股份有限公司即泰山石膏公司。另查明，河北省正定县工商行政管理局于2009年10月15日对杨天凤发出的正工商强字[2009]462号实施行政强制措施通知中所扣押的纸面石膏板，从该被扣押的纸面石膏板所印制的图案文字标识显示，该被控侵权产品印制的文字图案为(Taipai建材）。

依据泰山石膏公司的238号商标与被控侵权产品上所印制的标识相对比，238号商标的图形标识的构成是：上半部分为三座山峰相连接组成的“山字形”山峰图案，中部为汉字“泰山”缩写字母“TS”，下部为汉字“泰山”，以上三部分文字图案组合238号注册商标，而被控涉案侵权产品印制的标识由拼音字母“Taipai”和“M”大写英文字母（其中“M”左右下角分别注有汉字“建”和“材”字）构成（即：“Taipai建材）。据此，泰山石膏公司持有的238号注册商标与被控侵权产品印制的文字图案标识“Taipai建 材”是两个完全不同的组合图形。

原审认为，泰山石膏公司持有的238号商标合法有效，依法应予以保护，但由于杨天凤销售印制的被控商品标识(Taipai建材）与238号商标相对比，双方的标识既不相同，也不相似，据此，杨天凤销售的(Taipai建材）商品标识并未侵犯泰山石膏持有的238号商标专用权。泰山石膏公司诉杨天凤销售的被控涉案商品的标识，侵犯了泰山石膏公司持有的238号商标专用权的理由不当，不予支持。泰山石膏公司在庭审辩论时，又以杨天凤销售印制的(Taipai建材）商品标识侵犯了泰山石膏公司持有的“Taihe东新”（商标注册号为3335589，以下简称589号商标的专用权，原审法院认为，本案审理保护的是泰山石膏公司持有的238的商标的专用权，对于杨天凤销售印制(Taipai建材）商品标识是否侵犯了泰山石膏公司持有的589号商标的专用权，在本案中，原审法院不作评断，应由泰山石膏公司作另案诉讼。另，杨天凤销售的被控涉案商品所印制有“东新泰山”字样的纸面石膏板厂的文字，与原山东泰和东新股份有限公司的企业名称有相近似之处，这只能证明泰山石膏公司认为杨天凤有涉嫌“不正当竞争”，但侵犯商标专用权纠纷与“不正当竞争”纠纷不是同一法律关系，“不正当竞争”纠纷案件不属于我国《商标法》的调整范围。据此，对泰山石膏公司以商标侵权纠纷和不正当竞争纠纷并案诉讼，原审法院不予支持。综上，依据《中华人民共和国商标法》第五十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条之规定，判决如下：依法驳回泰山石膏股份有限公司的诉讼请求。本案诉讼费1050元，由泰山石膏股份公司自行承担。

泰山石膏公司不服原审判决，向本院提起上诉。其上诉的主要理由：238号商标系文字图形组合商标，经过我公司多年的使用宣传，在同行业内已经具有较高的知名度，自2003年到2005年连续三年产量与销量均居全国第一，2006年“泰山牌”纸面石膏板被国家质量监督检疫总局评为“中国知名产品”，2006年5月，中国建筑装饰材料协会授予“泰山”牌纸面石膏板为“中国最具影响力纸面石膏板品牌”。同时，“泰山”也是我公司的企业字号，在石膏板行业内“泰山”已经与我公司之间产生了特定联系。因此，“泰山”商标在石膏板行业具有显著性与知名度。2、原审法院对被控侵权产品不侵犯“泰山”商标的事实认定不清，适用法律错误。被控侵权产品在其包装上打印“东新泰山纸面石膏板厂”、“泰山纸面石膏板厂”类似企业名称字样，但缺少省行政区划后突出使用“泰山”二字，使相关公众误认为侵权产品是我公司所生产。原审判决只是认定杨天凤销售印有“东新泰山纸面石膏板厂”、“泰山纸面石膏板厂”字样的行为适用《反不正当竞争法》，显然法律适用错误，杨天凤销售被控产品的行为认定应当适用《商标法》。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，杨天凤经销印有“东新泰山纸面石膏板厂”、“泰山纸面石膏板厂”字样纸面石膏板的行为侵犯了我公司的238号注册商标专用权。3、我公司提交589号注册商标证作为二审新证据，用于证明杨天凤的行为同样侵犯了泰山石膏公司的589号商标专用权。被控侵权产品“东新泰山纸面石膏板厂”所使用的标志“Taipai建材”与我公司589号商标相近似，同样侵犯了589号商标专用权。4、原审法院对杨天凤的不正当竞争行为不予审理，我公司不服。杨天凤经销侵权石膏板的行为既侵犯了我公司的商标专用权，又在市场上造成混淆、构成不正当竞争，这两个后果系同一行为所致，具有一定的关联性，请求二审法院予以支持。我公司生产的“泰山牌纸面石膏板”于2006年被评为“中国名牌”，“泰山”商标于2007年被认定为“驰名商标”，我公司在产品上使用蓝白相间为底色，以深蓝色打印有“泰山牌纸面石膏板”，被控侵权产品同样以蓝白相间为底色，以深蓝色印有“东新泰山纸面石膏板厂”、“泰山纸面石膏板厂”的字样，两者包装装潢整体视觉效果基本无差别。且被控侵权产使用的标示“Taipai建材”与我公司589号商标相近似，在视觉效果上极易造成混淆。根据《反不正当竞争法》及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》的规定，杨天凤销售被控侵权产品的行为构成对我公司的不正当竞争行为。

杨天凤答辩称，1、原审判决认定我方销售的石膏板不侵犯泰山石膏公司的商标，事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。通过对比可知，我方销售的石膏板商标与泰山石膏公司的商标无论是文字还是图案都有显著区别，既不相同也不近似，并不侵犯其商标权。我方销售的石膏板上标注了“东新泰山”和泰山石膏公司的“泰山”两字并没有做任何突出性处理，而“正定县纸面石膏板厂”和“正定县东新泰山纸面石膏板厂”是在正定工商局合法注册的两个单位，即便在标注厂名时没有带上“正定县”三个字，也只是不规范，并没有突出使用“泰山”二字，不会使公众误认，因此没有侵犯泰山石膏公司商标权。2、泰山石膏公司提交的589号注册商标作为新证据使用，用以证明我方侵犯该商标权，该证据泰山石膏公司在原审举证期间并没有提交，显然不属于新证据，而且该证据要证明的内容实质是提出新的权利主张，根据一事一诉的原则，原审要其另作诉讼恰当无误。3、原审判决对泰山石膏公司要求商标侵权纠纷和不正当竞争纠纷不予并案处理是正确的。侵犯商标权纠纷与不正当竞争纠纷并非同一法律关系，不正当竞争不属于商标法的调整范围。泰山石膏公司使用的石膏板包装上主要是由文字组成的，其中包括“泰山牌纸面石膏板”字样、泰山商标，还有“中国名牌”和“中国知名商标”，杨天凤经营商品的商标上没有使用这些文字，唯一相同的一点就是蓝白相间的底色，这个是缺乏显著特征的，因此泰山石膏公司认为杨天凤构成不正当竞争的诉求不能得到支持。4、杨天凤依法不应当承担对泰山石膏公司的赔偿责任，杨天凤没有侵犯泰山石膏公司的商标权，当然不承担赔偿责任。退一步讲，即便侵犯了其商标权，泰山石膏公司也应当向生产厂家主张权利，而不应当向销售者主张。

本院主要调查以下问题：一、杨天凤销售的石膏板是否侵犯了泰山石膏公司的商标权；二、杨天凤销售的石膏板是否违反了《反不正当竞争法》的规定；三、如果构成上述侵权行为，杨天凤应当承担怎样的民事责任。

就问题一，泰山石膏公司认为：杨天凤销售的石膏板（以下简称被控侵权产品）侵犯了我公司238号泰山文字加图形商标即“”及589号商标即“Taihe东新”的商标权。被控侵权产品包装上印的“泰山纸面石膏板厂”及“东新泰山石膏板厂”的企业字号，使用不规范，缺少行政区划，容易使相关公众误认，字号中含有“泰山”两个字，由于被控侵权产品包装上对企业名称的不规范使用，侵犯了我公司238号商标权；该包装上的标识“Taipai建材”整体构图与我公司589号商标类似，侵犯了589号商标权。泰山石膏公司提交238号及589号商标注册证及“正工商强字【ah66.cn】462号”《正定县工商行政管理局实施行政强制措施通知书》、现场被查封的杨天凤的纸面石膏板照片及查封财物清单等证明上述主张。

杨天凤对现场查封的被控侵权产品照片的真实性没有异议。但认为作为销售商，杨天凤经销的被控侵权产品上的生产厂家的厂名标注不规范，与销售者无关，应当起诉生产厂家。关于589号商标权，泰山石膏公司原审时没有主张，应当另案起诉。杨天凤提交国家环保产品质量监督检验中心出具的《检验报告》，其中产品名称为纸面石膏板，受检单位:正定县东新泰山纸面石膏板厂，检验类别：定期监督检验。用以证明杨天凤销售的是正定县东新泰山纸面石膏板厂生产的石膏板，来源合法，生产厂家明确，质量合格，如果侵犯了泰山石膏公司的商标权，应当向生产厂家主张。

泰山石膏公司认为，该检验报告不是涉案被控侵权的产品，所检产品的商标为一品山泰，此证据与本案没有关联，该报告也不是生产厂家提供的。

关于问题二，泰山石膏公司认为：杨天凤在销售的被控侵权产品时有两种不正当竞争行为：1、我公司生产的泰山石膏板具有知名度，我公司的产品的包装和标识是固定的，是特有的商品的包装装潢，被控侵权产品使用的包装装潢与我公司的产品的外包装类似。提交泰山石膏公司的石膏板的封头。蓝色底上标有“泰山牌纸面石膏板”“中国驰名商标”“中国名牌”深蓝色字样以及红色238号商标标识；2、被控侵权产品使用“东新泰山”和“泰山”纸面石膏板厂的字号，容易使相关公众误认为与我公司是关联企业，造成混淆。我公司在原审时提交了关于238号商标知名度的证据，包括企业知名度及驰名商标的认定，可以证明我公司具有极高的知名度。杨天凤作为石膏板的销售商，理应知晓该行业的知名品牌，在销售被控侵权产品时，应当能够预计可能会对我公司的商标构成损害，但是却主动销售两种侵权产品，侵害了我公司的合法权益。

杨天凤认为，我方的销售行为不构成不正当竞争，泰山石膏公司的外包装缺乏显著特征，其没有证据证明是知名商品的特有的包装装潢；我方销售的产品上的厂家名称标注问题，泰山公司应当向生产厂家主张，不能向销售者主张。

关于问题三，泰山石膏公司认为，如果杨天凤无合法来源，应当根据有关法律规定予以赔偿，酌定赔偿我公司损失5万元的主要依据为我公司产品和商标具有极高的知名度；由于杨天凤无法提供合法来源致使我公司失去进一步追偿的权利，杨天凤应当负责；杨天凤是石膏板的销售商，应当预计到销售侵权产品所产生的后果，具有主观故意。

杨天凤认为，我方不是专业石膏板销售商，没有专业知识，不是主动要销售假冒的泰山石膏板，我们销售的产品是经过检验的，是经工商局注册的正规厂家的产品，主观上没有过错，不应承担责任。

本院经审查查明的事实与原审查明的事实一致。在正定县工商局查扣的杨天凤销售的被控侵权石膏板照片显示，该产品的外包装为蓝白色，上面标有“东新泰山纸面石膏板厂”、“泰山纸面石膏板厂”、“中国建材”等深蓝色字样以及“Taipai建材”标识，其中“建 材”为红色。

本院认为，泰山石膏公司依法获得238号商标、589号商标专用权应受到我国商标法的保护。关于杨天凤是否侵犯了589号商标专用权的问题，原审时泰山石膏公司并未对此提出明确的诉讼请求，因此，原审“对此不予评断，应由泰山石膏公司另案起诉”符合法律规定。

本案仅就杨天凤所销售的被控侵权产品是否侵犯了泰山石膏公司的238号商标专用权进行评判。工商部门所查封的被控侵权产品的外包装上标有“东新泰山纸面石膏板厂”、“泰山纸面石膏板厂”等字样，企业名称的标注字体与旁边的“中国建材”等字样字体大小相当，而泰山石膏公司238号商标为文字“泰山”加图形，该商标已经注册使用多年，并且被评为“中国名牌产品”，在相关公众中享有一定程度的知名度，在此情况下，被控侵权产品的这种突出对企业名称标注且没有标注企业所属行政区域“正定县”的方式，容易使相关消费者对被控侵权产品的来源与泰山石膏公司产生误认。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条：“下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：（一）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业名称的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关消费者产生误认的；”的规定，杨天凤所销售的被控侵权产品侵犯了泰山石膏公司238号商标权。杨天凤作为被控侵权产品的销售者，虽称自己为销售商，不知道被控侵权产品是侵犯商标专用权的产品，但是其提交的《产品检验证书》等证据不能证明该被控侵权产品系杨天凤合法取得，也不能证明被控侵权产品的提供者，因此，杨天凤应当承担停止销售被控侵权产品和相应的赔偿责任。关于赔偿数额，因泰山石膏公司未提交相关证据证明因被侵权所造成的损失，本院考虑泰山石膏公司238号商标的知名度、本案中杨天凤的侵权情节及其销售规模、泰山石膏公司为本案所支出的合理费用等因素，酌定由杨天凤赔偿泰山石膏公司5000元。

关于杨天凤销售的被控侵权产品是否存在不正当竞争行为的问题，泰山石膏公司主张该公司的产品外包装为其特有包装，被控侵权产品的外包装与其产品的外包装颜色组合类似，但提交的证据不足以证明其外包装为其特有，因此在本案中，该包装不能作为知名商品的特有包装予以保护。但结合被控侵权产品外包装的标注情况和泰山石膏公司238号（泰山文字加图形）商标在相关公众中的知名度，这种使用类似颜色包装的行为与在该包装上突出且不规范使用生产企业名称的行为相结合，会对该侵权行为混淆后果造成影响，故本院在本案中，将这种使用与泰山石膏公司产品外包装相近似包装的行为作为上述侵犯商标专用权行为的一个侵权情节予以考量。泰山石膏公司关于被控侵权产品生产厂家使用“东新泰山”“泰山”作为企业名称容易与泰山石膏公司相混淆，使相关公众误认为系其关联公司的主张，因在本案中已将这种在被控侵权产品外包装上突出使用“东新泰山”和“泰山”字样的行为作为商标侵权的行为予以禁止，因此泰山石膏公司的相应诉求已经得到支持。该侵权行为不再作为不正当竞争行为单独予以保护。

综上，上诉人关于杨天凤销售的被控侵权产品侵犯了其238号商标专用权的上诉理由成立，应当予以支持。原审判决认定事实清楚，适用法律部分不当，应当予以改正。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，判决如下：

一、撤销石家庄市中级人民法院（2009）石民五初字第00345号民事判决；

二、 杨天凤立即停止销售标有“东新泰山纸面石膏板厂”“泰山纸面石膏板厂”字样的被控侵权产品；

三、杨天凤于本判决生效后十日内赔偿泰山石膏股份有限公司损失5000元。

四、驳回泰山石膏股份有限公司其他诉讼请求。

一审案件受理费1050元，由杨天凤承担550元，泰山石膏公司承担500元；二审案件受理费1050元，由杨天凤承担550元，泰山石膏公司承担500元。

如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

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