第16520701号“GORJUSS”商标注册无效宣告案例分析

　　"申请人于2017年10月20日对第16520701号“GORJUSS”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。国家商标局评审委员会依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

　　申请人的主要理由：争议商标与申请人第11980300号“SANTORO'S GORJUSS”商标、第11980405号“SANTORO'S GORJUSS”商标、第11980462号“SANTORO'S GORJUSS”商标、第16类和第18类商品上的国际注册第1189058号“GORJUSS”商标（以下分别称引证商标一、二、三、四、五）构成使用在相同与类似商品上的近似商标。“GORJUSS”是申请人享有著作权的美术作品的角色名称，该系列作品具有很高知名度和影响力。争议商标是对申请人享有著作权的插画作品角色名称“GORJUSS”的抢注，侵犯了申请人的商品化权。争议商标是对申请人在中国已经使用并具有一定影响的商标的抢注。争议商标与申请人商标完全相同，容易误导公众，系被申请人以不正当手段取得注册，具有明显恶意，违反了诚实信用原则。综上，依据《商标法》（以下称《中华人民共和国商标法》）第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，争议商标应当予以无效宣告。

　　申请人向国家商标局评审委员会提交了以下主要证据：申请人部分引证商标信息、申请人“GORJUSS”作品著作权登记证书。

　　被申请人答辩的主要理由：争议商标为被申请人独创，具有较强显著性与可识别性，其注册程序合理合法，应予以维持。争议商标与各引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。申请人提交的作品登记证书在争议商标申请日之后，且作品类别为美术作品，所保护的对象是图形本身，并不是作品名称，对于作者所提供的图形，与争议商标没有任何关联。申请人并没有提供证据作为引证商标具有影响力和知名度的根据，申请人也未提供证据证明被申请人在注册商标时有任何恶意情况。争议商标已经在使用中，并与被申请人形成唯一稳固关联关系。综上，争议商标应当予以维持。

　　被申请人向国家商标局评审委员会提交了以下主要证据：争议商标及引证商标档案；争议商标相关产品图片；争议商标吊牌图片。

　　申请人针对被申请人答辩向国家商标局评审委员会提交了以下主要质证意见：争议商标与申请人引证商标构成使用在相同与类似商品上的近似商标。申请人不仅对“GORJUSS”插画作品享有著作权，更对作品名称及角色名称“GORJUSS”享有商品化权益，引证商标中“GORJUSS”设计字的美术作品享有在先著作权，争议商标的注册申请侵犯了申请人的在先著作权及商品化权益。争议商标是对申请人在中国已经使用并且具有一定影响的“GORJUSS”商标的抢注。争议商标是以不正当手段抢注申请人商标，违反诚实信用原则，争议商标的注册使用容易使相关公众对商品上的质量等特点或者产地产生误认，被申请人的抢注之不良风气有损社会主义道德风尚。对被申请人提供的证据材料，不予认可。综上，依据《中华人民共和国商标法》第七条、第十条第一款第（七）项和第（八）项、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款等规定，争议商标应当予以无效宣告。

　　申请人针对被申请人答辩意见向国家商标局评审委员会提交了以下主要证据（光盘证据）：

　　1、类似案件中突破区分表的异议裁定书及商标信息；

　　2、“GORJUSS”插画作品介绍以及在网站上发表；

　　3、苏珊娜·伍尔科特与申请人签订的关于“GORJUSS”作品的合同与续期及苏珊娜·伍尔科特身份证明（驾照）；

　　4、申请人网站及部分商品型录；

　　5、“GORJUSS”在国外的商标注册证；

　　6、申请人的宣誓书及所含附件；

　　7、“GORJUSS”插画作品在中国的报道；

　　8、商品化权益获得保护的先例；

　　9、商标局网站发布的相关文章；

　　10、申请人“GORJUSS”商品在中国委托加工并出口的发票、原产地证明、提单等；

　　11、2013年申请人销售“GORJUSS”商品到台湾的发票；

　　12、2014年申请人“GORJUSS”商品型录及首饰包、首饰盒、手表等商品的实物照片；

　　13、2014年申请人在时间范围内销售“GORJUSS”首饰包的发票；

　　14、申请人向阿里巴巴对“GORJUSS”产品维权情况；

　　15、申请人产品在网络平台上的销售信息；

　　16、义乌市迎辉电子商务有限公司企业信息；

　　17、义乌市大熊皮具店铺信息；

　　18、第3458324号“卡比利狄 CAPPELLETTI及图”商标法院判决书；

　　19、商评委法务通讯第60期；

　　20、北京法院判决信息网相关文章。

　　申请人于2018年2月5日逾期向国家商标局评审委员会补充提交的主要意见均包含在其质证意见中，申请人向国家商标局评审委员会提交的补充证据除被申请人注册的其他“GORJUSS”商标情况证据外，其余证据在其质证证据中已有提交。

　　经审理查明：

　　1、争议商标由被申请人于2015年3月19日申请注册，经商标局初步审定其在第14类珠宝首饰、手表等商品上的注册申请，后经商标局异议决定予以获准注册，其注册公告刊登于2017年7月14日第1559期《商标公告》上，现为有效注册商标。

　　2、引证商标一至五均于争议商标申请日前获准注册或获准领土延伸保护，分别核定使用在第16类纸等商品、第18类背包等商品、第25类服装等商品、第16类文具等商品、第18类背包等商品上，现均为有效注册商标，且均为本案申请人所有。

　　以上事实有商标档案在案予以佐证。

　　国家商标局评审委员会认为，申请人请求宣告争议商标无效援引的《中华人民共和国商标法》第七条属于总则性规定，其实质内涵已体现在《中华人民共和国商标法》具体条款之中。国家商标局评审委员会将根据申请人的具体评审理由、在案证据等情况适用相应的实体条款予以审理。鉴于引证商标一至六于争议商标申请注册日前均已核准注册，故本案不适用《中华人民共和国商标法》第三十一条的规定。本案的焦点问题可归纳为：一、争议商标与引证商标一至五是否构成《中华人民共和国商标法》第三十条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。二、争议商标的注册申请是否损害了申请人的在先著作权以及在先作品角色名称商品化权，从而违反《中华人民共和国商标法》第三十二条的规定。三、争议商标的注册申请是否构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的恶意抢注，从而违反《中华人民共和国商标法》第三十二条的规定

　　关于焦点问题一，国家商标局评审委员会认为，争议商标核定使用的珠宝首饰等商品与引证商标一核定使用的纸等商品、引证商标二核定使用的背包等商品、引证商标三核定使用的服装等商品、引证商标四核定使用的文具等商品上、引证商标五核定使用的背包等商品在功能用途、销售渠道等方面差别明显，不属于类似商品。故争议商标与引证商标一至五未构成《中华人民共和国商标法》第三十条所指使用在同一种或类似商品上的近似商标。

　　关于焦点问题二，国家商标局评审委员会认为，首先，关于申请人提出的争议商标的注册使用损害其在先作品角色名称和作品名称商品化权的主张。申请人所主张的“商品化权”并非我国现行法律所明确规定的民事权利或者法定民事权益类型，且申请人提交的证据不足以证明其“GORJUSS”角色名称和作品名称因具有一定知名度而不再单纯局限于该作品和角色本身，而与特定商品或者服务的商业主体或商业行为相结合，相关公众将其对于该作品和角色的认知和情感投射于作品和角色名称之上，并对于与其结合的商品或服务产生移情作用，使得申请人据此获得该插画作品以外的商业价值与交易机会。同时，即使认定申请人对“GORJUSS”角色名称和商品名称享有商品化权，亦不能意味着申请人对“GORJUSS”角色名称和作品名称在商标领域享有绝对的、排他的权利。争议商标使用在珠宝首饰等商品上，不易导致相关公众误认为其标识的商品与“GORJUSS”作品名称和角色名称存在某种特定联系，从而损害申请人的合法权益。因此，国家商标局评审委员会对于申请人的上述主张不予支持。

　　其次，关于申请人提出的争议商标的注册使用损害其“GORJUSS”插画作品享有著作权及引证商标中“GORJUSS”设计字的美术作品享有在先著作权的主张。“GORJUSS”为申请人作品中的作品名称和角色名称，“作品中的角色名称和作品名称”并非我国《著作权法》规定的作品范畴。故申请人主张争议商标构成对其“GORJUSS”插画作品在先著作权的损害的主张，缺乏法律依据。同时，申请人提交的引证商标中载明的商标注册人的信息仅仅是表明商标权的归属，不属于《著作权法》意义上的在作品中表明作者身份的署名行为。申请人未提交其他证据证明申请人对引证商标中“GORJUSS”设计字的美术作品享有在先著作权。故，国家商标局评审委员会不能认定争议商标构成对申请人引证商标中“GORJUSS”设计字的美术作品享有在先著作权。因此，国家商标局评审委员会对于申请人的上述主张不予支持。

　　关于焦点问题三，国家商标局评审委员会认为，申请人提交的“GORJUSS”商标使用证据有的为自制证据，有的为在中国委托加工证据，有的为销往域外证据，均难以证明“GORJUSS”商标在中国大陆地区的实际使用和宣传情况，故本案证据尚不足以证明申请人“GORJUSS”商标在争议商标申请注册日前，已在中国大陆在先使用并具有了一定影响力。因此，争议商标亦未构成《中华人民共和国商标法》第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响力的商标”之情形。

　　此外，申请人所提交证据尚不足以证明争议商标具有欺骗性，且争议商标亦不易使公众对指定商品的质量等特点或者产地产生误认，争议商标未违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（七）项的规定。

　　《中华人民共和国商标法》第十条第一款（八）项所指的有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响是指商标自身的构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序有消极、负面的影响的情形，其立法目的在于维护社会公共秩序和利益。本案中，争议商标不存在对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形，未违反《中华人民共和国商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

　　《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款规定中“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或公共利益，或是妨碍商标注册管理秩序的行为。争议商标不属于本款所指的情形，申请人的该项理由不能成立。

　　依照《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，国家商标局评审委员会裁定如下：

　　争议商标予以维持。"

第16520701号“GORJUSS”商标：

申请/注册号：16520701 商标申请日期：2015-03-19 国际分类：14类 珠宝钟表

初审公告日期：2016-02-06 注册公告日期：2017-07-14 专用权期限：2016-05-07至2026-05-06

申请人：金佳琴

商品/服务项目：珠宝首饰(1403)、手表(1404)、次宝石(1403)、耳环(1403)、首饰盒(1402)、戒指（首饰）(1403)、未加工或半加工贵重金属(1401)、银制工艺品(1403)、小饰物（首饰）(1403)、项链（首饰）(1403)